导读：南京北标公司作为专业的商标代理机构，在“莱克星顿”商标申请已有驳回先例的情况下，对在与已被驳回的“莱克星顿”商标同类商品上进行“莱克星顿”商标申请注册的风险应当知晓，对在与已被驳回的“莱克星顿”商标不同类别的商品上申请注册的风险应当具备相应的判断能力。





案情简介：商标代理机构未依法履行商标注册风险告知义务时的责任



2014年2月，原告青岛源木雅居商贸有限公司（以下简称源木雅居公司）与被告南京北标知识产权代理有限公司（以下简称南京北标公司）签订了一份商标注册协议，其后，源木雅居公司依约支付了97500元，南京北标公司就涉案商标进行了LOGO设计，但因源木雅居公司对该LOGO设计不满意，故其自行设计完成并向南京北标公司提交了涉案商标LOGO，后南京北标公司进行了上述系列商标的注册申请并获得受理，但未能获准注册。国家商标局给出的理由为：一是申请注册商标与他人在先注册的“莱克斯顿”“莱克星敦”等商标冲突；二是“莱克星顿”是美国独立战争打响第一枪的地方，为公众知晓的外国地名，不得作为商标使用。上述第一项理由引证的案外人在第18类商品上申请注册的第10309112号“莱克星敦”文字图形组合商标于2013年获准注册。此后，源木雅居公司与南京北标公司又签订了一份《知识产权代理服务协议》，约定由源木雅居公司向南京北标公司支付3500元，后者代前者选择上述第20类申请注册商标提起商标复审。但商标评审委员会以与国家商标局基本相同的理由驳回了上述商标复审请求。而在2005年、2011年、2013年其他案外主体也曾就“莱克星顿”商标在第20类商品上申请过商标注册，但都被国家商标局驳回。



法院判决：代理机构退换代理费并赔偿经济损失



经法院审理认为，南京北标公司作为专业的商标代理机构，在“莱克星顿”商标申请已有驳回先例的情况下，对在与已被驳回的“莱克星顿”商标同类商品上进行“莱克星顿”商标申请注册的风险应当知晓，对在与已被驳回的“莱克星顿”商标不同类别的商品上申请注册的风险应当具备相应的判断能力，并有义务向源木雅居公司明确告知上述应当知晓或应当有所判断的风险，以便及时确认源木雅居公司是否自愿承担继续以该商标申请注册的风险。南京北标公司非但没有尽到上述风险告知义务，还通过在商标注册协议中设定“绿色通道”收费项目而又未对该收费项目作明确说明的方式误导源木雅居公司对南京北标公司办理涉案商标注册申请事宜之能力及可能结果的判断。而且，在合同实际履行过程中未能采取有效措施对上述风险加以规避，其应当为此承担相应的违约责任。综合考虑南京北标公司确已按照合同约定履行了部分合同义务、当将涉案“莱克星顿”商标的显著性部分加以修改完善后相关商标具有获准注册的潜在可能性等因素，不宜将涉案合同未全面履行的责任完全归咎于南京北标公司。鉴于南京北标公司对源木雅居公司主张的全部损失并不具有完全的应当预见或可预见性，遂判决南京北标公司向源木雅居公司退还代理费并赔偿经济损失合计80000元；驳回源木雅居公司的其它诉讼请求。



律师说法：关于代理机构的风险告知义务



我国合同法第五十二条、第五十四条分别对合同无效与可撤销、可变更的情形进行了规定。当商标代理机构未履行上述法条规定的商标申请注册风险告知义务，且存在利用自身的专业技术优势以欺诈等方式向委托人推荐商标等行为，从而出现合同法第五十二条、第五十四条规定之情形时，涉案合同即会成为无效合同、可撤销合同或可变更合同。对于无效或已被撤销的合同，应按照合同法第五十八条之规定，即“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”进行处理。就本案而言，签订涉案商标注册协议与商标复审协议是原被告双方的真实意思表示，且这两份协议本身并不违反法律规定、亦不损害公共利益及他人合法权益，不存在合同无效的情形。从原告源木雅居公司的诉讼主张来看，也不存在撤销合同的可能。故本案判决承认了两份协议的有效性。

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